6 mei 2021 - Charlie Engels

Monopoly merk van Hasbro te kwader trouw aangevraagd wegens omzeilen regels omtrent normaal gebruik

In een recent arrest van het (EU) Gerecht is bevestigd dat een aanvraag voor een merk te kwader trouw kan zijn wanneer de aanvrager al eerder hetzelfde merk heeft geregistreerd voor (deels) dezelfde waren of diensten en hij zodoende de regels omtrent normaal gebruik van merken probeert te omzeilen. Het arrest bevat daarmee een belangrijke waarschuwing voor houders van omvangrijke merkenportfolio’s.

Wat was er aan de hand? 

Iedereen kent wel het bekende Monopoly merk van Hasbro. Het zal ook niet niemand verassen dat Hasbro meerdere merkregistraties heeft voor het bekende bordspel, waaronder een registratie uit 2010 voor enkel het woord “Monopoly”. Die registratie zag niet alleen op bordspellen, maar ook op andere waren en diensten zoals gokautomaten, verkoopautomaten, films, amusement, muziek en sportieve en culturele activiteiten. Hasbro had echter ook al meerdere oudere registraties voor “Monopoly” die voor een deel van de waren diensten overlapten met de registratie uit 2010.

Op enig moment probeerde de producent van het bordspel Drinkopoly (“The game that guarantees a (un)forgettable experience!”) ook een registratie voor die naam te verkrijgen. Hasbro verzette zich daartegen waarbij tevens een beroep werd gedaan op het hiervoor genoemde Monopoly merk uit 2010. De producent van Drinkopoly, het Kroatische Kreativni Događaji, stelde in reactie daarop een vordering tot nietigverklaring van dat merk in omdat de aanvraag daarvoor te kwader trouw zou zijn geweest. Meer specifiek was het argument dat Hasbro de regels omtrent ‘normaal gebruik’ van merken probeerde te omzeilen door steeds opnieuw haar merken te registreren. Een merk kan namelijk nietig worden verklaard als het niet binnen vijf jaar na inschrijving normaal wordt gebruikt voor de waren en diensten waarvoor het is geregistreerd. Maar als een merkhouder steeds opnieuw een merk registreert voor (deels) dezelfde waren en diensten, dan gaat steeds weer een nieuwe termijn van vijf jaar lopen. Zodoende kan een merkhouder dus in beginsel oneindig zijn registratie in stand houden voor bepaalde waren of diensten, ook al gebruikt hij zijn merk daarvoor eigenlijk niet.

Kwader trouw 

Het Gerecht bevestigt dat in deze omstandigheden inderdaad sprake kan zijn van kwader trouw. Daarbij lijkt het veel belang te hebben gehecht aan de verklaringen van medewerkers van Hasbro tijdens de zittingen. Zij gaven namelijk toe dat een van de redenen voor het opnieuw registreren van merken was gelegen in de wens om geen bewijs van gebruik te hoeven aanleveren in procedures. Daarbij benadrukte Hasbro dat dit zeker niet de enige reden voor herhaalde registraties was, maar dat maakte volgens het Gerecht niet uit. Ook als maar een van de redenen is dat wordt beoogd de regels omtrent normaal gebruik te omzeilen, dan kan dat voldoende zijn om kwader trouw aan te nemen. Zodoende lijkt Hasbro met deze verklaringen dus in belangrijke mate haar eigen graf te hebben gegraven.

En nu?

Het arrest bevat een duidelijke bevestiging dat van kwader trouw niet alleen sprake kan zijn bij gevallen die als ‘trademark squatting’ kunnen worden aangemerkt. Dat lijkt me een logische conclusie. In de merkenregisters zitten tal van merken die niet normaal gebruikt worden en het is niet wenselijk als merkhouders dergelijke merken onbelemmerd in stand kunnen houden door ze dan maar steeds opnieuw te registreren. De vrije mededinging is daarbij niet gebaat, zoals het Gerecht ook aangeeft.

De vraag die het arrest nog wel oproept is hoe ruim het oordeel van het Gerecht moet worden geïnterpreteerd. Als gezegd, hechtte het Gerecht veel waarde aan verklaringen die waren afgelegd door medewerkers van Hasbro. Daaruit bleek duidelijk dat men een onzuiver motief had bij de betreffende aanvraag. Maar wat als die verklaringen er niet waren geweest? Mogelijk moet het arrest zo worden gelezen dat iedere aanvraag die duidelijk als een ‘repeat filing’ kan worden aangemerkt aan nietigverklaring blootstaat. Op grond van de ratio achter de regels omtrent niet normaal gebruik van merken, lijkt die interpretatie in ieder geval goed verdedigbaar. Of het arrest echt zo gelezen moet worden, is echter dus nog niet helemaal duidelijk.

Lees het arrest hier